Em 12 de Junho de 2023, entrará em vigor na Argentina a caducidade parcial por falta de uso de registos de marcas em relação a produtos ou serviços para os quais não tenham sido utilizados no país nos cinco (5) anos anteriores ao início da ação de caducidade.

O instituto da caducidade parcial representa uma mudança substancial em relação à prática em vigor até agora na Argentina, onde rege um conceito amplo de utilização, segundo o qual a utilização de um registo de marca para qualquer produto ou serviço, mesmo aqueles incluídos noutras classes, ou como parte da designação de uma atividade, é suficiente para repelir uma ação de caducidade por falta de uso.

Antecedente legislativo

A Lei 27.444 (publicada em 18.06.2018) introduziu, no seu Capítulo X, diferentes alterações à Lei 22.362 sobre Marcas e Denominações.

No que respeita à caducidade dos registos de marcas, a nova redação do Artigo 26 da Lei 22.362 estabelece que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) deve declarar, ex officio ou a pedido de uma das partes, e de acordo com a regulamentação a ser emitida, a caducidade de uma marca, mesmo que parcialmente, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca não tenha sido utilizada no país nos cinco (5) anos anteriores ao pedido de caducidade. Do mesmo modo, o terceiro parágrafo acrescenta que uma marca registada e não utilizada numa classe ou para determinados produtos ou serviços não expirará se tiver sido utilizada na comercialização de um produto ou na prestação de um serviço relacionado ou semelhante a esses bens ou serviços, mesmo que incluída noutras classes.

O conceito de utilização na Argentina

Em primeiro lugar, é apropriado dar uma breve visão geral do conceito de uso de marca na Argentina, que não está regulamentado pela legislação local. A fim de estabelecer se uma marca foi utilizada na Argentina, os nossos tribunais adoptaram um critério flexível, incluindo qualquer ato que implique que o sinal da marca apareça no mercado local e esteja disponível para compra. O uso deve ser analisado caso a caso. Deve ser um uso sério e inequívoco para demonstrar uma clara intenção de comercializar um produto ou prestar um serviço com a marca.

São permitidos eventos preparatórios, tais como campanhas publicitárias, demonstrações de produtos e exemplos de distribuição, bem como outras tácticas de marketing, desde que sejam seguidos do lançamento do produto ou serviço dentro de um período razoável. Caso contrário, são considerados como atos isolados que não provam uma intenção genuína de uso da marca. Além disso, o uso da marca na Internet é considerado uso suficiente desde que o produto ou serviço esteja disponível para compra ou contratação por consumidores ou clientes locais.

Dia D: 12 de junho de 2023

Um conceito mais restrito de uso para fins de defesa de um registro de marca contra um impugnação por falta de uso entrará em vigor a partir de 12 de junho de 2023. Em outras palavras, dois parâmetros diferentes serão aplicados a partir dessa data:

• um conceito amplo de uso para a renovação de registros de marcas: seu uso em qualquer produto ou serviço, mesmo que diferente daqueles protegidos pelo registro, ou como uma designação de uma atividade.
• um conceito mais estrito de uso para a defesa de um registro de marca em caso de impugnação de falta de uso: seu uso para os mesmos produtos ou serviços cobertos pelo registro, ou para produtos ou serviços relacionados, ou como uma designação de uma atividade relacionada.

Como resultado, e para poder defender um registo de marca, o uso de uma marca deve ter tido lugar em:

• na venda de um produto ou na prestação de um serviço, protegido pelo registo ou relacionado ou semelhante aos protegidos pelo registo, mesmo que estejam incluídos noutras classes; ou
• como uma designação de uma atividade relacionada com esses produtos ou serviços.

A referência a produtos ou serviços relacionados é crucial, e sua existência é determinada pela presença de uma relação de concorrência entre eles. Esta relação de concorrência entre os produtos e serviços pode ser estabelecida através de diferentes padrões de comparação. Por exemplo, se são produtos ou serviços substitutos, se pertencem ao mesmo setor industrial, se existe um uso combinado ou complementar, se compartilham canais de venda ou consumidores, entre outros. Todas as normas devem ser consideradas como um todo, de acordo com as circunstâncias específicas do caso.

Naturalmente, há alguns exemplos óbvios com relação a bens ou serviços relacionados, tais como livros (na classe 16) e serviços editoriais (na classe 41), ou óculos (na classe 9) e serviços óticos (na classe 44). No entanto, resta ver o que os Examinadores considerarão como produtos ou serviços afins no caso de outras relações não tão óbvias.

Características essenciais da caducidade parcial

• A caducidade parcial de uma marca será aplicável em relação aos produtos ou serviços protegidos por seu registro para os quais a marca não tenha sido utilizada e desde que esse uso não tenha ocorrido:
  • Em relação a produtos ou serviços afins ou relacionados.
  • Como parte da designação de uma atividade relacionada com os produtos ou serviços protegidos pelo seu registo.
• Prazo de validade: A marca não deve ter sido usada nos cinco (5) anos anteriores ao início da ação de caducidade. É importante observar que, no caso de uma renovação de marca, a concessão do novo registro não dá lugar a um novo período de cinco anos para a apresentação da ação de caducidade.
• Caducidade a pedido de uma das partes: só procederá se o depositante invocar a afetação de um direito subjetivo.

Existem alguns cenários típicos em que quem solicita a caducidade total ou parcial de um registo de marca pode facilmente provar o seu direito subjetivo, tais como o caso em que a ação se destina a obter a remoção de um antecedente idêntico ou confusamente semelhante com um pedido de marca da sua propriedade, quer para superar uma ação oficial ou no âmbito de um processo de oposição, como um pedido reconvencional de caducidade da marca citada como fundamento da oposição.

• Caducidade ex officio: só será aplicável se as seguintes condições forem cumpridas em conjunto:
• O proprietário da marca não apresentou a declaração juramentada de uso por meio termo;
• Não é uma marca bem conhecida na acepção da Convenção de Paris e do TRIPS; e
• O titular da marca não tem uma marca idêntica registrada em uma classe relacionada ou ligada à marca que é objeto do pedido ou, se tiver uma, não apresentou a declaração juramentada de uso desta outra marca.

De acordo com o disposto na seção (ii) anterior, e mesmo que a regra não a estabeleça expressamente, fica claro que as marcas conhecidas também não estarão sujeitas à caducidade por falta de uso a pedido de uma das partes, seja no todo ou em parte. Isto se deve ao fato de que a notoriedade da marca em si tornará impossível argumentar validamente a existência de um direito subjetivo de obter seu cancelamento devido à não utilização pelo requerente.

Procedimento administrativo

Ao contrário do que aconteceu antes da emenda da Lei de Marcas, os processos de caducidade de marcas não precisam mais ser iniciados nos tribunais, mas devem ser resolvidos pelo INPI através de um procedimento administrativo.

1. O procedimento de caducidade inclui a transferência da petição por um período de 15 (quinze) dias úteis, para que o titular do registro possa responder e apresentar as provas relevantes.
2. Uma vez que a transferência tenha sido respondida ou o prazo para fazê-la tenha caducado, a Diretoria Nacional de Marcas do INPI deverá emitir uma decisão.
3. A decisão final emitida pela Diretoria Nacional de Marcas do INPI poderá ser contestada diretamente perante a Corte Nacional de Recursos em Matéria Civil e Comercial Federal, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis previsto no artigo 26 da Lei 22.362.

Esta emenda, que entrará em vigor em breve, representa uma mudança substancial na prática da marca registrada de nosso país. O legislador argentino procurou, neste aspecto relacionado às caducidades, alinhar-se à maioria das legislações dos países do mundo.

É incerto, nesta fase, como o INPI resolverá os pedidos de caducidade parcial iniciados sob o novo sistema nos casos em que, embora a marca tenha sido utilizada para alguns bens ou serviços da mesma classe, geram-se dúvidas genuínas quanto à afinidade ou relação que estes possam ter com aqueles bens ou serviços para os quais a caducidade parcial tenha sido solicitada.

Além disso, a entrada em vigor deste novo regime de caducidade é uma notícia animadora, especialmente para aqueles proprietários que antes não conseguiam obter o registro de suas marcas em nosso país devido à existência de marcas de defesa que poderiam ser confundidas com seus pedidos. A partir de 12 de junho de 2023, abre-se uma nova janela de oportunidade. É possível que muitos desses registros anteriores possam ficar sujeitos a caducidade devido à não utilização, no todo ou em parte.

Se tem alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato com nossos especialistas pelo e-mail infomarketing@clarkemodet.com. Estamos a prontos para te atender!