Este é um guia geral sobre a prática de alteração de pedidos de patentes de acordo com a Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial (FLPIP) e a aplicação da mesma pelo Instituto Mexicano de Propriedade Industrial (IMPI).

1. Alterações antes do depósito

Não há obrigação na FLPIP de apresentar um pedido mexicano que tenha exatamente o mesmo conteúdo de um pedido apresentado anteriormente, como um pedido de prioridade ou um pedido PCT. Da mesma forma, não há proibição de apresentar emendas no momento do depósito do pedido mexicano. De fato, a FLPIP regulamenta apenas as emendas a um pedido de patente ou a uma patente emitida, sendo que ambos implicam o depósito prévio de um pedido de patente.

A prática do IMPI é aceitar emendas que são inseridas no momento do depósito. Isso é comum, por exemplo, nas fases nacionais do PCT, nas quais as reivindicações são reformuladas para se adequarem à prática local ou são voluntariamente alteradas para otimizar o processo. Dessa forma, a especificação alterada é inserida desde o início do procedimento e está em conformidade com o pedido originalmente apresentado.

Qualquer matéria adicionada em relação à prioridade ou ao pedido PCT pode resultar no reconhecimento parcial da prioridade, ou seja, somente a matéria apoiada no pedido prioritário/PCT se beneficiará dos direitos de prioridade, enquanto a matéria adicionada não se beneficiará.

2. Emendas pós-registro

Após o depósito do pedido no México, é possível fazer alterações voluntárias em um pedido de patente pendente de acordo com a FLPIP. Isso pode ocorrer em resposta a uma Ação do Escritório durante o exame formal ou substantivo, ou por iniciativa do requerente. Duas condições de admissibilidade devem ser atendidas:

a. O pedido não foi deferido ou indeferido. Na prática, a autorização pode ocorrer a qualquer momento durante o exame substantivo, enquanto a rejeição ocorre quando a resposta à quarta Ação do Instituto do exame substantivo não supera as objeções do INPI.

b. As emendas não ampliam o escopo do pedido, conforme inicialmente apresentado no México, considerado em sua totalidade. Isso significa que todos os elementos do pedido (descrição, reivindicações, desenhos, listagem de sequência, etc.), conforme originalmente apresentado no México, são a base para determinar se a emenda voluntária amplia indevidamente o escopo ou acrescenta matéria.

Quando o exame já tiver sido iniciado, não há proibição contra o acréscimo de novas reivindicações ou assuntos que exijam uma nova busca ou exame. Isso permite o registro de reivindicações independentes ou dependentes a qualquer momento durante o exame. A única exceção diz respeito ao acréscimo de reivindicações que foram removidas do conjunto de reivindicações para serem apresentadas em um pedido divisionário, uma vez que isso é expressamente proibido na FLPIP.

3. Emendas pós-concessão

Uma patente emitida ou concedida pode ser alterada. Nesse caso, as emendas estão restritas aos seguintes cenários.

a. Correção de erros formais ou erros substantivos óbvios. Em ambos os casos, a correção não deve ampliar o escopo da proteção, o que significa que são permitidas emendas corretivas que não afetem o escopo da reivindicação ou forneçam um escopo mais restrito.

b. Limitação do escopo patenteado, nos dois casos a seguir: cancelamento de reivindicações e fusão de reivindicações dependentes com reivindicações independentes. Notavelmente, a FLPIP não prevê a limitação do escopo da reivindicação por meio da eliminação ou alteração dos elementos reivindicados. Em qualquer caso, a modificação não deve ampliar o escopo patenteado.

O momento para apresentar as emendas pós-concessão é durante a vigência da patente. De acordo com a prática do IMPI, as emendas pós-concessão podem ser apresentadas depois que um pedido de patente tiver recebido permissão, mas não tiver sido emitido como uma patente, caso em que a emenda é registrada até que o certificado de patente seja emitido.

Emendas pós-concessão não são permitidas se um procedimento de invalidade de patente estiver em andamento.

4. Efeitos da emenda

As emendas pré-arquivamento tornam-se parte do pedido original, de modo que serão o parâmetro com o qual as emendas posteriores e os pedidos de divisão serão comparados para avaliar se eles estendem indevidamente o escopo ou acrescentam matéria.

As emendas pós-arquivamento substituem a especificação ou as reivindicações pendentes anteriormente e devem ser examinadas substancialmente pelo IMPI.

As emendas pós-concessão exigem a comunicação oficial do IMPI aceitando explicitamente a emenda para produzir seus efeitos. As limitações ao escopo das reivindicações concedidas não afetam as resoluções de infração anteriores baseadas no escopo anterior da patente.

5. Procedimento

Todas as emendas requerem uma apresentação ou solicitação por escrito, incluindo as reivindicações emendadas, e o pagamento de taxas oficiais.

Embora não existam regras na FLPIP que exijam que os envios de emendas sejam acompanhados de uma justificativa e/ou suporte para as emendas, essa prática é altamente recomendada para maximizar a probabilidade de admissão da emenda.

A aceitação pelo IMPI de emendas a um pedido de patente é geralmente implícita, na ausência de objeções a ele. Por outro lado, as emendas pós-concessão envolvem uma aceitação explícita e a publicação da mesma na Gazeta da Propriedade Industrial.

Se tiver alguma dúvida sobre alterações de patentes e pedidos de patentes no México, não hesite em entrar em contato conosco pelo e-mail info@clarkemodet.com.mx.