No Brasil o registro ou averbação dos Contratos de Tecnologia é regulado pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a Lei da Propriedade Industrial – LPI.
De acordo com o artigo 211 da LPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil – INPI-BR é o órgão responsável pelo de contratos que envolvam transferência de tecnologia, i.e., licenciamento de direitos de propriedade industrial, como marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de circuitos integrados, transferência de tecnologia de know-how, serviços de assistência técnica e franquias, de modo que esses contratos produzam efeitos em relação a terceiros.
Ainda nos termos do artigo 211 da LPI e de acordo com a Resolução nº 156/15 do INPI, alguns serviços técnicos especializados são dispensados de registro pela Autarquia, pois não caracterizarem transferência de tecnologia. A lista de serviços está prevista na resolução acima mencionada.
Deve ser observado, que o INPI possui uma Diretoria específica que se responsabiliza pelo registro e averbação dos contratos de tecnologia.
O registro ou averbação dos Contratos de Tecnologia junto ao INPI é condição para produzir (i) efeitos perante terceiros; (ii) legitimar a remessa de royalties para o exterior; e (iii) permitir a dedutibilidade fiscal da licenciada acerca dos valores pagos a título de royalties e assistência técnica.
Os contratos a serem averbados/registrados junto ao INPI podem ter como objeto o licenciamento de direitos de propriedade industrial e a aquisição de conhecimento, sendo subdividido em três tipos contratuais cada um:
i.- Licenciamento de direitos de propriedade industrial:
A) Contratos de Licença para a Exploração de Patente (EP)
B) Contratos de Licença para a Exploração de Desenho Industrial (EDI)
C) Contratos de Licença de Uso de Marcas (UM)
ii.- Aquisição de conhecimento:
A) Contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT)
B) Contrato de Serviço de Assistência Técnica (SAT)
C) Contrato de Franquia (FRA)
Ao se negociar um contrato de tecnologia, as partes envolvidas devem observar as peculiaridades que envolvem aqueles que são registráveis junto ao INPI.
(A) Os contratos de licença para exploração de patente e/ou de desenho industrial têm por objetivo autorizar um terceiro a explorar o objeto de uma determinada patente e/ou desenho industrial, que esteja regularmente depositada(o) como pedido e/ou efetivamente concedida(o) junto ao INPI-BR.
Esses contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência das patentes e/ou dos desenhos industriais.
No caso de pedidos de patentes e/ou desenhos industriais ainda não concedidos, tão logo o INPI publique sua concessão, o licenciante ou licenciado deverá solicitar alteração do certificado de averbação junto à Diretoria de Contratos da Autarquia.
(B) O contrato de licença de uso de marca objetiva autorizar um terceiro a usar uma determinada marca regularmente depositada e/ou registrada junto ao INPI.
Esse tipo de contrato é averbável no máximo pelo prazo de vigência das marcas. E da mesma forma que a modalidade contratual anterior, em caso de pedidos de registro de marca, tão logo o INPI publique o registro, a empresa deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação.
(C) O contrato de franquia tem por objetivo autorizar terceiros temporariamente em direitos que envolvam o uso de marcas ou patentes, prestação de serviços de assistência técnica, de forma conjunta ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia que seja necessária à sua realização.
Os contratos de franquia são registrados até o prazo de vigência das marcas/patentes envolvidas na franquia.
(D) O contrato de fornecimento de tecnologia, comumente conhecido como contrato de know-how, objetiva dar condições a um terceiro para adquirir conhecimentos e técnicas não amparadas por direitos, destinados à produção de bens industriais e serviços, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil.
De acordo com a previsão legal do artigo 12, § 3º da lei nº 4.131/62, os Certificados de Averbação de Contratos de Fornecimento de Tecnologia emitidos pelo INPI têm vigência de 5 (cinco), sendo facultada à empresa cessionária requerer a prorrogação do prazo por mais 5 (cinco) anos, desde que comprovada a necessidade da prorrogação.
(E) O contrato de serviços de Assistência Técnica tem por objetivo prestar ao técnico brasileiro as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados, sempre relacionados com a atividade fim da empresa.
OBS: O INPI só registra contrato de serviço de assistência técnica a ser executado no Brasil, por um prestador de serviços domiciliado no exterior. Portanto, os contratos internos e de exportação de serviço de assistência técnica, cujo prestador de serviço é uma empresa domiciliada no Brasil, não são registrados no INPI.
O INPI exige o detalhamento da quantidade de horas/dias trabalhadas por cada técnico, diária (taxa/hora ou dia) por tipo de técnico e o valor total do serviço prestado, mesmo que estimado para registrar um contrato de SAT. E, esse tipo contratual é registrado pelo prazo que estiver previsto para a realização do serviço ou a comprovação de que os mesmos já foram realizados (Faturas).
Visando uma maior celeridade nas análises dos registros dos contratos, que são tão importantes para o desenvolvimento tecnológico e econômico, em dezembro de 2022 o INPI aprovou uma série de mudanças na prática administrativa.
Assim, deve ser observado que, nos casos que envolvem a utilização de assinatura digital, não será mais exigido o apostilamento/legalização consular; as petições eletrônicas referentes a todos os atos praticados pelo requerente do registro ou da averbação deverão conter campo específico em que o seu procurador declare responsabilizar-se pela veracidade tanto das informações prestadas quanto dos documentos juntados, assim como já ocorre na Diretoria de Marcas e na de Patentes; não há mais exigência da inserção de duas testemunhas nos contratos de tecnologia; não há mais exigência da apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração contratual consolidada, bem como a representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil; haverá uma aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada – também conhecido como licenciamento de know-how; e os pagamentos de royalties em contratos que tenham por objeto pedidos de patentes, desenhos industriais e marcas são estabelecidos por acordos interpartes e não serão obstaculizados pelo INPI inviabilizando pagamentos pactuados entre as partes contratantes.
Entretanto, deve ser observado que na prática, ainda se vê decisões e exigências com base nos antigos entendimentos da autarquia. Motivo pelo qual a ClarkeModet Brasil procura se manter conservadora em seus aconselhamentos, até que se uniformize o entendimento do INPI.
Caso tenha interesse em transferir uma tecnologia, ou obter maiores informações, a ClarkeModet Brasil possui profissionais capacitados na matéria, que, a partir de um entendimento da situação específica do cliente, traçam estratégias que visam manter o cliente de acordo com as disposições regulatórias e evitam futuros impasses.