Dentre as inúmeras particularidades do sistema de patentes, destaca-se o Princípio da Territorialidade.
De modo geral, este Princípio estabelece que uma patente gera, para o seu titular, “efeitos patentários de proteção”, em outras palavras privilégios exclusivos ou direitos temporários de exclusão de terceiros sobre determinada tecnologia, apenas em territórios nos quais o pedido de patente foi depositado e, posteriormente, a patente foi concedida.
O Princípio da Territorialidade, portanto, traz consigo a essência do sistema de patentes, qual seja, o privilégio exclusivo em contraponto ao Domínio Público.
O que determina a diferença entre estes dois cenários é a estratégia de internacionalização do pedido de patente adotada por seu depositante. Nos territórios onde ocorreu a internacionalização do pedido de patente existe a expectativa da obtenção dos “efeitos patentários de proteção”, por outro lado, nos territórios onde não ocorreu o depósito do pedido de patente – ou a equivalente manifestação de vontade do seu titular, nos casos, por exemplo, de validações em países europeus após a concessão pelo órgão regional EPO – a tecnologia passa a pertencer ao Domínio Público.
Assim, para que uma tecnologia possa estar sob os “efeitos patentários de proteção” em diversos territórios, é necessário que pedidos de patente sejam depositados, de forma local e em consonância com os prazos legais estabelecidos nos tratados, convenções, acordos internacionais em matéria de patente e legislações locais, em cada um dos territórios de interesse dos desenvolvedores da referida tecnologia.
Portanto, o Princípio da Territorialidade também consagra o respeito à soberania de cada país, na medida em que, observadas as regras mínimas dos acordos e tratados internacionais, eles possuem independência para decidir pela concessão de uma patente (v. art. 4 bis da CUP).
Importante ressaltar que os múltiplos depósitos não precisam ser realizados de forma simultânea em todos os territórios de interesse já que existem duas principais vias de internacionalização de um pedido de patente.
A segunda via de internacionalização de um pedido de patente, determinada nos termos do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT, na sigla em inglês), possibilita que um primeiro pedido de patente (também normalmente depositado no país de origem do desenvolvedor da tecnologia) seja internacionalizado por meio do depósito de um pedido “internacional” de patente e posteriores depósitos de múltiplos pedidos “nacionais”. O depósito “internacional”, ou simplesmente depósito do PCT, deve ser realizado em até 12 meses contados da data do depósito do primeiro pedido de patente, e os depósitos “nacionais” devem ser realizados entre 30 ou 31 meses (dependendo do território de interesse) contados da data do depósito do primeiro pedido de patente2. É importante destacar que o pedido de patente “internacional” é apenas um pedido transitório e, consequentemente, não gera qualquer “efeito patentário de proteção” em si. Trata-se de uma ferramenta garantidora dos direitos de estender a proteção exclusiva para outros territórios, mormente com o objetivo de ganhar tempo para que o detentor da tecnologia possa elaborar sua estratégia de investimento e exploração do ativo.
Evidentemente, estas vias não são mutuamente excludentes e podem ser combinadas, se necessário.
Nas duas vias de internacionalização de um pedido de patente apresentadas, a primeira ecisão do depositante – realizar os depósitos individualizados via CUP ou realizar o depósito “internacional” via PCT – deve ser tomada em até 12 meses. Tendo em vista que neste período o primeiro pedido de patente ainda está em fase de sigilo e, portanto, ainda não foi tecnicamente examinado pelo órgão responsável (no caso do Brasil, o INPI), a primeira decisão do depositante costuma envolver altas doses de pragmatismo, afinal, tal decisão costuma ser tomada sem nenhum tipo de indicador sobre a patenteabilidade ou não patenteabilidade da invenção.
E é justamente neste contexto que a segunda via de internacionalização – O Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) – pode ser utilizada como mecanismo estratégico para extensão da proteção em outros países.
Em um primeiro aspecto, a tramitação do pedido “internacional” – comumente referida como a tramitação do PCT – inclui a emissão de pelo menos uma opinião técnica sobre a patenteabilidade da invenção. Esta opinião, emitida pela autoridade responsável pela busca, tem por objetivo antecipar os resultados dos exames técnicos que os pedidos de patente serão submetidos no futuro. Com base nesta opinião, o depositante passa a contar com pelo
menos um indicador sobre a patenteabilidade da invenção e, com isso, o mesmo pode agir estrategicamente com base em um cenário mais previsível.
Aqui vale destacar outro ponto relevante na elaboração da estratégia: a escolha da autoridade responsável pela busca (ISA, na sigla em inglês). No caso de brasileiros depositantes de pedidos “internacionais”, as autoridades elegíveis além do INPI são: AT (Escritório de Patentes da Áustria), EP (Escritório de Patentes Europeu – EPO), SE (Escritório de Patentes da Suécia) e US (Escritório Americano de Marcas e Patentes – USPTO). A experiência e a tradição de certas autoridades de busca com certos campos da ciência e da tecnologia podem ser determinantes para o sucesso na obtenção do “efeito patentário de proteção” nos países de interesse.
Em um segundo aspecto, não é obrigatório que exista um primeiro pedido de patente local para que seja depositado um pedido “internacional”. Na verdade, o próprio depósito do PCT, pode ser o primeiro pedido de patente. O marco temporal de contagem de prazo para os depósitos “nacionais” (em geral, 30 ou 31 meses contados da data do depósito do primeiro pedido de patente) passa a ser a data de depósito
do próprio pedido de patente “internacional”.
Qualquer que seja a via de escolha para a internacionalização de um pedido de patente e consequente proteção exclusiva no exterior, ela deve ser avaliada de acordo com os objetivos particulares do interessado, pois ambas as vias possuem vantagens e desvantagens quando numa comparação direta. Não
obstante, é importantíssimo destacar que alguns poucos territórios, especialmente territórios localizados na América do Sul, não fazem parte do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) e, portanto, pedidos de patente não podem ser internacionalizados para estes territórios por meio da citada segunda via. Nestes territórios, a internacionalização de pedidos de patente deve, obrigatoriamente, ser realizada por meio da primeira via.
A internacionalização de pedidos de patente, independentemente da via de internacionalização, para exercer os “efeitos patentários de proteção” ou para buscar acordos de licenciamento da tecnologia protegida, é essencial para alavancar os negócios de empresas multinacionais e aumentar a presença estratégica de empresas nacionais em novos futuros mercados.
Um dos principais objetivos da ClarkeModet é o de facilitar a gestão do portfólio de patentes de empresas nacionais e multinacionais no Brasil e no Exterior através de seus escritórios locais ou através de sua rede credenciada de agentes correspondentes.
Portanto, se sua empresa possui pedidos de patente que precisam ser internacionalizados, certamente existe grande sinergia entre suas necessidades e os objetivos da ClarkeModet.
Assim, a ClarkeModet o convida para conhecer melhor sua estrutura, experiência e honorários para este tipo de operação.
[1] 179 países membros (v. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2; consultado em 03/05/2023)
[2] Alguns países possuem prazos especiais mediante certas condições, como China e Turquia, por exemplo, de 32 e 33 meses, respetivamente.