Las nuevas reglas para solicitudes divisionales en la LFPPI

La Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), en vigor desde el 5 de noviembre de 2020, acaba con la tradicionalmente laxa regulación sobre solicitudes de patente divisionales. La LFPPI trae consigo nuevas reglas, principalmente restrictivas, que obligan a los solicitantes a reevaluar las estrategias de protección en México.

A continuación, comentamos de forma breve el nuevo régimen de divisionales, sus potenciales interpretaciones, y las medidas que los titulares de patente pueden tomar para minimizar riesgos.

Restricciones

1.- Solicitudes divisionales en serie

La presentación de divisionales con base en una divisional anterior se ha visto severamente limitada: con la LFPPI, sólo se permitirá este tipo de división en respuesta a una objeción de unidad de invención.

En consecuencia, para preservar el derecho a presentar solicitudes adicionales, se aconseja incluir todos los grupos inventivos de interés en las reivindicaciones para forzar objeciones de falta de unidad de invención. Esto puede hacerse al presentar la divisional, antes de que empiece el examen de fondo, o durante el examen.

2.- Reincorporación de materia eliminada

Una vez eliminados al responder una objeción de unidad de invención, los grupos inventivos no pueden reincorporarse. Es decir, si se recibe un requisito que pide eliminar una invención con el fin de dotar al capítulo reivindicatorio de unidad, y dicho requisito se responde sustrayendo dicha invención, no será posible traerla de vuelta para que se examine en dicha solicitud.

Cabe resaltar que, si se recibe un requisito objetando la unidad de invención, es posible responder justificando la existencia de unidad sin eliminar invenciones. Por lo tanto, bajo la LFPPI, los solicitantes deberán tener mayor cuidado antes de eliminar materia en respuesta a este tipo de objeciones, pues de lo contrario no habrá otra opción que presentar una solicitud divisional para dicha materia.

• Materia reclamada

La LFPPI exige que la divisional reivindique una invención distinta a la reclamada en la solicitud inicial[1] o en otras solicitudes divisionales. Esto proporciona fundamentos legales al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para objetar el “doble patentamiento” de la misma invención, lo que implica la comparación de las reivindicaciones de la solicitud divisional y de la parental, y la determinación de la identidad o diferencia en alcance. El fundamento no existía en la anterior ley.

Además, esta restricción a las divisionales debe interpretarse en conjunto con una prohibición adicional de patentar “materia que ya se encuentre protegida por otra o cuyas características técnicas esenciales sean una variación no sustancial de la materia amparada por la misma, aun cuando el solicitante sea el titular del primer derecho”.

Debido a que la materia reclamada en una solicitud cambia en la medida en que se van presentando enmiendas, es incierto contra cuáles de las varias reivindicaciones de la solicitud inicial (o sus divisionales) hay que hacer la comparación.

De acuerdo con el criterio de los últimos años en el IMPI, las reivindicaciones divisionales no deben tener un alcance que es idéntico o altamente similar al alcance protegido en el caso parental, mientras que las enmiendas que introducen diferencias en la divisional suelen ser efectivas para superar la objeción. No obstante, debido a que las divisionales presentadas bajo la LFPPI tardarán un par de años para entrar al examen de fondo, está por verse si el IMPI mantendrá el mismo criterio.

3.- Oportunidad

La última oportunidad para presentar solicitudes divisionales dependerá de si hubo una objeción de unidad de invención durante el trámite.

De acuerdo con la LFPPI, las solicitudes divisionales voluntarias sólo pueden presentarse mientras la solicitud inicial está en trámite. Esto tiene dos implicaciones: primero, la divisional voluntaria debe desprenderse de la primera solicitud presentada en México (es decir, no puede desprenderse de una divisional); y segundo, la divisional debe presentarse dentro del plazo para pagar la concesión o antes de que la solicitud inicial sea rechazada o abandonada.

Las solicitudes divisionales que resultan de una objeción de falta de unidad de invención deben presentarse dentro del término para responder al requisito correspondiente, que es de dos meses prorrogables por dos meses.

Desafortunadamente, la LFPPI no aclara si, tras recibir una objeción de unidad de invención, una divisional que no se presentó dentro del término para responder la objeción puede presentarse voluntariamente más tarde, por ejemplo, antes de pagar las tarifas de otorgamiento.

Sin embargo, es probable que el IMPI continúe con su práctica de aceptar solicitudes divisionales en dichos casos, porque, con la ley anterior, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), el IMPI aceptaba las divisionales aun cuando había transcurrido el plazo establecido legalmente para responder a la objeción, a pesar de que la LPI tuviera exactamente la misma restricción temporal. Por tanto, bajo esta interpretación, sólo se ve limitado el tiempo para presentar divisionales en serie. Los solicitantes deben considerar que la práctica anterior del IMPI podría no mantenerse con la nueva ley, así que se recomienda cautela.

Consecuencias

La consecuencia de no cumplir con los requerimientos anteriormente descritos es fatal: las divisionales no podrán adoptar la fecha de presentación de la solicitud inicial, perdiendo la reivindicación de prioridad con el inminente riesgo de enfrentar a su propia familia de patentes como arte previo.

Vigencia

La LFPPI (y las reglas sobre divisionales) es aplicable a todas las solicitudes presentadas a partir del 5 de noviembre de 2020.

Existe un área gris en lo referente a la ley aplicable a aquellas divisionales presentadas después del 5 de noviembre de 2020, cuya solicitud parental se presentó bajo la LPI. Hay dos interpretaciones posibles según la fecha de presentación de la divisional: i) si se considera que la fecha de presentación de la divisional es la fecha de presentación de la solicitud inicial, aplica la LPI, que es más favorable; y ii) si se considera que la fecha de presentación de la divisional es la fecha en que dicha solicitud fue física o electrónicamente presentada ante el IMPI, aplica la LFPPI con sus reglas más desfavorables.

Valga decir que el IMPI ha adoptado la segunda interpretación, por lo que está tramitando dichas divisionales como solicitudes normales sin reivindicación de prioridad. Esta interpretación es inconstitucional porque proporciona efectos retroactivos en perjuicio de los solicitantes, derivado de una prohibición inexistente cuando se presentó la solicitud parental. En estos casos, se aconseja a los solicitantes buscar estrategias legales para evitar el destino fatal de sus solicitudes.

[1] La solicitud inicial, llamada en la práctica solicitud “parental” o solicitud “madre”, es la primera solicitud de una invención presentada ante el IMPI, ya sea como fase nacional bajo el PCT, como solicitud nacional reclamando prioridad bajo el Convenio de Paris, o como primera solicitud presentada a nivel mundial de dicha invención.