A partir del 14 de enero de 2023, será la Oficina Española de Patentes y Marcas la encargada por Ley de declarar la nulidad y caducidad de las marcas, competencia que hasta la fecha venía atribuida a los Tribunales de Justicia, los cuales no obstante mantendrán sus funciones jurisdiccionales en los casos en que la nulidad o la caducidad de la marca se inste mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca.

En este escrito vamos a analizar el supuesto de caducidad de una marca española por falta de uso.

La ley otorga al titular de una marca el derecho a usarla en exclusiva pero también le impone la obligación de usarla “de manera efectiva” a partir de la concesión ya que, si en el plazo de cincos años contados desde la fecha de su registro, el titular no hace un uso efectivo en España para los productos o servicios para los que está registrada un tercero puede instar su caducidad, salvo que exista una causa justificativa para la ausencia del uso, como por ejemplo, restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos para los que esté registrada esa marca.

Ahora bien, ¿qué se entiende por uso de manera efectiva?

Uso de manera efectiva

El uso de manera efectiva implica que debe ser suficiente para cumplir con la función esencial de la marca, esto es, la indicación del origen empresarial de los productos y/o servicios y distinguir los productos o servicios para los que se concedió. (TJUE de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09 “Interflora” (ECLI:EU:C:2011:604)

La normativa española no define qué actos concretos cumplen con esa definición de uso efectivo, por lo que para determinar si ha existido un uso efectivo ha de atenderse a la clase de productos y/o servicios amparados por la marca y todas las circunstancias concurrentes en el caso concreto, teniéndose en cuenta al efecto cuatro factores: Lugar, tiempo, alcance y naturaleza del luso respecto de los productos y servicios para los que se encuentre registrada la marca.

Vamos a analizar esos cuatro factores:

1- Lugar:

Puesto que estamos hablando de una marca española, se considerará uso efectivo cuando la marca ha sido utilizada en España, sin que sea necesario que deba ser utilizada en la totalidad del territorio español ya que dependiendo de determinadas circunstancias, el uso efectivo en una parte del territorio puede ser suficiente.

En este sentido, hay que tener en cuenta que se considera efectivo el uso de la marca en productos que están exclusivamente destinados a la exportación.

La Sala 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (238/2021, ECLI:ES: APB:2021:235) consideró que la publicidad de servicios hoteleros prestados en México debería ser suficiente para cumplir con el requisito de uso efectivo de la Marca Española.

2- Tiempo

Habrá de realizarse un uso efectivo de la marca y, a partir de los cinco años de su concesión, la falta de uso puede dar lugar a que se inste su caducidad, si bien no es necesario que se lleve a cabo un uso continuado total durante el período de los cinco años, sino que se exige que la marca se utilice con constancia en el tiempo, que el uso no se haya suspendido durante más de cinco años. Y en todo caso, habrá que tenerse en cuenta las circunstancias del caso concreto y de los productos o servicios del mercado en cuestión. (STJUE de 21 de diciembre de 2016. TJCE 2016/514).

3- Alcance

Para determinar si ha existido un uso efectivo de la marca, habrá de acreditarse la magnitud del uso, y para ello se tendrán en cuenta factores como el volumen comercial, la frecuencia de actos de uso, la duración de los actos o la intensidad del uso, sin que se exija alcanzar un volumen de ventas o cifras de negocio determinado, sino que ha existido un uso aceptable de la marca. Es decir, a la vista de la situación del mercado en el sector económico correspondiente, el titular de la marca ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado.

En este sentido, no se considera uso efectivo el uso aparente, esporádico, aislado, testimonial o simbólico, es decir, aquél uso que tenga como única finalidad mantener el derecho de marca o que no cumple la función indicadora del origen empresarial. Así, El Tribunal de Justicia (UE) en sus sentencias C-40/01, Minimax y C-259/02, LaMer, señaló que el uso de la marca no podrá ser simbólico, se deberá usar en el mercado de productos y servicios protegidos por la marca y sin necesidad de que el uso sea cuantitativamente significativo. 

Teniendo en cuenta que cada producto o servicios y cada mercado tiene sus propias peculiaridades, habrá que estarse a cada caso concreto para determinar si el uso ha sido efectivo o no.

4- Naturaleza

La marca ha de usarse en el mercado con la misma representación (o logotipo) y para los mismos productos y/o servicios para los que se registró. El uso deberá realizarse de forma pública y externa, es decir, dirigida al mercado, por lo que un uso decorativo o simbólico no será un uso efectivo ni tampoco el uso en productos promocionales que se entregan a los empleados o la venta interna en la empresa. (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2007, T-418/03).

Asimismo, se considera uso efectivo de la marca el realizado en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca tal y como se registró, por lo tanto, únicamente caben las alteraciones no sustanciales.

Por último, señalar que si bien la marca debe ser utilizada por su titular también se considera usada la marca cuando se usa por terceros con consentimiento del titular.

En resumen, el titular de la marca española tiene la obligación de usarla, ya que en caso contrario, y a partir de los cinco años desde su concesión, un tercero puede instar su caducidad dejando así de surtir efectos jurídicos, con lo que ya no podrá impedir el registro de otras nuevas marcas idénticas o similares con el consiguiente perjuicios que esta situación puede provocarle.