Entre las numerosas particularidades del sistema de patentes, se destaca el Principio de Territorialidad.

En general, este Principio establece que una patente genera, para su titular, “efectos de protección de patente”, es decir, privilegios exclusivos o derechos temporales de exclusión de terceros sobre determinada tecnología, únicamente en los territorios donde se haya depositado la solicitud de patente. y posteriormente se haya concedido la patente.

Las ramificaciones de este Principio son amplias, y una de las más interesantes es el hecho de que una misma tecnología puede estar bajo los “efectos de protección de patentes” en ciertos territorios y, simultáneamente, dicha tecnología puede ser considerada como perteneciente al Dominio Público en varios otros territorios (situación jurídica en la que un inventor no ostenta derechos exclusivos sobre su creación y, por tanto, su tecnología puede ser reproducida y explotada por cualquier interesado sin necesidad de ningún tipo de autorización).

El Principio de Territorialidad, por tanto, trae consigo la esencia del sistema de patentes, es decir, el privilegio exclusivo frente al Dominio Público.

Lo que determina la diferencia entre estos dos escenarios es la estrategia de internacionalización de la solicitud de patente adoptada por su solicitante. En territorios donde se ha internacionalizado la solicitud de patente, se espera obtener “efectos de protección de patente”, en cambio, en territorios donde no se ha presentado la solicitud de patente –o la expresión de voluntad equivalente por parte de su titular, en los casos, por ejemplo, de validaciones en países europeos tras concesión por parte del organismo regional EPO – la tecnología ahora pertenece al Dominio Público.

Así, para que una tecnología esté sujeta a “efectos de protección de patentes” en diferentes territorios, es necesario que las solicitudes de patentes se presenten localmente y de acuerdo con los plazos legales establecidos en los tratados, convenciones, acuerdos internacionales sobre patentes y la legislación local, en cada país. de los territorios de interés de los desarrolladores de dicha tecnología.

Por tanto, el Principio de Territorialidad también consagra el respeto a la soberanía de cada país, en la medida en que, observando las reglas mínimas de los acuerdos y tratados internacionales, éstos tengan independencia para decidir sobre el otorgamiento de una patente (ver art. 4). bis de la CUP).

Es importante señalar que no es necesario realizar múltiples presentaciones simultáneamente en todos los territorios de interés, ya que existen dos formas principales de internacionalizar una solicitud de patente.

La primera vía de internacionalización, determinada en los términos de la Convención de la Unión de París (CUP), posibilita que una primera solicitud (normalmente presentada en el país de origen del desarrollador de tecnología) sea internacionalizada mediante depósitos individualizados en cada uno de los territorios de interés del titular que reivindica la prioridad sindical para el primer depósito. Todos estos depósitos deben realizarse en países signatarios de la CUP[1] dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

La segunda forma de internacionalizar una solicitud de patente, determinada en los términos del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), permite internacionalizar una primera solicitud de patente (también normalmente presentada en el país de origen del desarrollador de la tecnología) mediante la presentación de una solicitud “internacional” de patente y presentaciones subsiguientes de múltiples solicitudes “nacionales”. La presentación “internacional”, o simplemente el depósito del PCT, debe realizarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud de patente, y las presentaciones “nacionales” deben realizarse entre 30 o 31 meses (dependiendo del territorio de interés) contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud de patente[2]. Es importante resaltar que la solicitud de patente “internacional” es solo una solicitud transitoria y, en consecuencia, no genera ningún “efecto de protección de patente” en sí misma. Es una herramienta que garantiza los derechos de extender la protección exclusiva a otros territorios, principalmente con el objetivo de ganar tiempo para que el titular de la tecnología pueda elaborar su estrategia de inversión y explotación del activo.

Por supuesto, estas vías no son mutuamente excluyentes y pueden combinarse si es necesario.

En las dos formas de internacionalización de una solicitud de patente presentada, la primera decisión del solicitante –hacer depósitos individuales vía CUP o hacer el depósito “internacional” vía PCT– debe tomarse dentro de los 12 meses. Teniendo en cuenta que en este período la primera solicitud de patente aún se encuentra en la fase de secreto y, por lo tanto, aún no ha sido examinada técnicamente por el organismo responsable (en el caso de Brasil, el INPI), la primera decisión del solicitante suele involucrar dosis altas de pragmatismo, después de todo, tal decisión suele tomarse sin ningún tipo de indicador sobre la patentabilidad o no patentabilidad de la invención.

Y es precisamente en este contexto que la segunda vía de internacionalización, el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), puede utilizarse como mecanismo estratégico para extender la protección a otros países.

En un primer aspecto, la tramitación de la solicitud “internacional” –comúnmente denominada tramitación del PCT– incluye la emisión de al menos una opinión técnica sobre la patentabilidad de la invención. Esta opinión, emitida por la autoridad responsable de la búsqueda, tiene como objetivo anticipar los resultados de los exámenes técnicos a los que se someterán las solicitudes de patentes en el futuro. Con base en esta opinión, el solicitante ahora tiene al menos un indicador sobre la patentabilidad de la invención y, con eso, puede actuar estratégicamente en función de un escenario más predecible.

Aquí vale la pena resaltar otro punto relevante en la elaboración de la estrategia: la elección de la autoridad responsable de la búsqueda (ISA – International Searching Authority). En el caso de solicitantes brasileños de solicitudes “internacionales”, las autoridades elegibles además del INPI son: AT (Oficina de Patentes de Austria), EP (Oficina Europea de Patentes – EPO), SE (Oficina de Patentes de Suecia) y US (Oficina Americana de Patentes y Marcas – USPTO). La experiencia y tradición de ciertas autoridades de búsqueda con ciertos campos de la ciencia y la tecnología puede ser determinante para el éxito en la obtención del “efecto de protección de patente” en los países de interés.

En un segundo aspecto, no es obligatorio que haya una primera solicitud de patente local para que se presente una solicitud “internacional”. De hecho, la presentación del PCT en sí puede ser la primera solicitud de patente. El plazo para contar el plazo para los depósitos “domésticos” (en general, 30 o 31 meses a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud de patente) se convierte en la fecha de presentación de la propia solicitud de patente “internacional”.

Cualquiera que sea la vía que se elija para la internacionalización de una solicitud de patente y consecuente protección exclusiva en el exterior, debe ser evaluada de acuerdo con los objetivos particulares del interesado, ya que ambas vías presentan ventajas y desventajas cuando se comparan directamente. Sin embargo, es muy importante señalar que algunos territorios, especialmente los territorios ubicados en América del Sur, no son parte del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y, por lo tanto, las solicitudes de patentes no pueden internacionalizarse para estos territorios a través de la mencionada segunda vía. En estos territorios, la internacionalización de las solicitudes de patentes debe realizarse obligatoriamente a través de la primera vía.

El siguiente mapa muestra detalles para la internacionalización de solicitudes de patentes en los territorios donde ClarkeModet tiene presencia y operación directa.

Territorio	CUP	PCT	Meses PCT
Argentina	Sí	No	N/A
Brasil	Sí	Sí	30
Chile	Sí	Sí	30
China	Sí	Sí	32
Colombia	Sí	Sí	31
Corea del Sur	Sí	Sí	31
Ecuador	Sí	Sí	31
Estados Unidos	Sí	Sí	30
México	Sí	Sí	30
Paraguay	Sí	No	N/A
Perú	Sí	Sí	30
República Dominicana	Sí	Sí	30
Unión Europea	Sí	Sí	31
Uruguay	Sí	No	N/A
Venezuela	Sí	No	N/A

La internacionalización de las solicitudes de patentes, independientemente de la vía de internacionalización, para ejercer “efectos de protección de patentes” o para buscar acuerdos de licencia de tecnología protegida, es fundamental para potenciar los negocios de las empresas multinacionales y aumentar la presencia estratégica de las empresas nacionales en nuevos futuros mercados.

Uno de los principales objetivos de ClarkeModet es facilitar la gestión de la cartera de patentes de empresas nacionales y multinacionales en Brasil y en el exterior a través de sus oficinas locales o a través de su red acreditada de agentes corresponsales.

Por tanto, si su empresa tiene solicitudes de patentes que necesitan internacionalizarse, seguro que existe una gran sinergia entre sus necesidades y los objetivos de ClarkeModet.

Por ello, ClarkeModet te invita a conocer más sobre su estructura, experiencia y honorarios para este tipo de operaciones.

---

[1] 179 países miembros (v. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&tratado_id=2; consultado el 03/05/2023)

[2] Algunos países tienen plazos especiales sujetos a determinadas condiciones, como China y Turquía, por ejemplo, 32 y 33 meses, respectivamente.