El pasado 15 de julio de 2022, se emitió una jurisprudencia, que especifica el límite para solicitar voluntariamente la división de una patente otorgada con base en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) vigente hasta noviembre de 2020, siendo este la etapa del examen de fondo, es decir, no más allá de la fecha en que se notifica el otorgamiento de una patente. La jurisprudencia será exigible a jueces y magistrados a partir del 1º de agosto de 2022.

Explicaremos, en esencia, lo que resolvió la jurisprudencia y sus alcances dentro de la perspectiva legal, lo que permitirá apreciar que, si bien resuelve temas importantes en materia de patentes divisionales, este precedente no está transformando la práctica mexicana, sino que precisa el criterio a seguir en los conflictos de aplicación de la LPI vigente hasta noviembre de 2020.

• ¿Qué implica una Jurisprudencia por contradicción?

Una jurisprudencia es la interpretación que hace un juez sobre la aplicación o el alcance de una Ley o norma en un caso específico. Las que son por contradicción surgen cuando dos jueces o tribunales publican resoluciones con interpretaciones contrapuestas, por lo que un cuerpo u órgano judicial superior resuelve contradicción y define el criterio a seguir en adelante.

Esto quiere decir, en este caso, que todos los jueces y tribunales judiciales mexicanos deberán tener la misma interpretación de la Ley para casos idénticos que les sean presentados a resolver.

• ¿En qué consistió la contradicción?

Dos tribunales emitieron criterios divergentes para determinar cuál es el plazo máximo para solicitar voluntariamente una patente divisional, a la luz de la abrogada LPI:

a)El primer criterio nació en 2016, cuando un Tribunal Federal de Circuito resolvió y publicó su interpretación atendiendo al principio de mayor beneficio para el gobernado (pro homine), al estudiar los artículos de la LPI y su reglamento (arts. 43, 44 y 48 de la LPI y 24 del reglamento) estableciendo que ellos únicamente prevén el caso de la división de patentes por requerimiento de la autoridad, y no el de las divisiones voluntarias.

El Tribunal, entonces, sostuvo que el derecho a la solicitud voluntaria emana de las disposiciones del Convenio de Paris [4, inciso G)], y que el particular podría presentar una solicitud divisional de patente en cualquier momento, toda vez que no existe un plazo específico señalado en la LPI y su reglamento.

b) El segundo criterio llegó en 2020, cuando un segundo Tribunal Federal de Circuito coincidió en que la posibilidad de realizar la división voluntaria de una patente emana del Convenio de París y que la LPI, no prevé la figura.

Sin embargo, la interpretación de este Tribunal, fue basada en el análisis sistémico del procedimiento de patentamiento establecido en la LPI, llegando a la conclusión de que es en la etapa del examen de fondo donde, entre otros análisis, se debe determinar si la patente cumple el requisito de unidad de invención y, de no ser así, puede requerir la división de esta, por lo que tratándose de divisiones voluntarias, el momento adecuado para solicitarla es antes de que concluya el examen de fondo.

Consideró que lo contrario, crearía el riesgo de modificar las reivindicaciones ya analizadas y con ello otorgarle al solicitante protección adicional con motivo de la división voluntaria.

• ¿Cómo se resolvió la contradicción?

El Pleno de Tribunales Federales de Circuito, fue el órgano que unificó los criterios discrepantes mediante la contradicción de tesis 1/2021 publicada el 22 de julio de 2022.

Centralmente este órgano resolvió que:

a) Sí existe una contradicción entre el criterio sostenido por el 16º Tribunal Federal de Circuito emitido en 2016 y el Criterio emitido en 2020 por el 9º Tribunal Federal de Circuito.

b) El análisis sistémico de la LPI no se contrapone con el principio pro homine, ya que la autoridad debe seguir tanto los principios de la Constitución como la ley, creando decisiones formalmente justificadas y apoyadas en hechos ciertos, por lo que las solicitudes voluntarias de división de patente deben seguir los principios que rigen el examen de forma y fondo.

c) En conclusión, la autoridad debe determinar si la solicitud de patente se refiere a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, formando un único concepto inventivo. Que este examen se realiza, dentro de la etapa de examen de fondo, por lo tanto, es inadmisible una solicitud voluntaria de dividir una patente fuera de esa etapa, pues dicha división puede alterar las condiciones y características de la invención ya analizada, modificando las reivindicaciones.

Por lo tanto, la conclusión del examen de fondo es el límite para solicitar la división de una solicitud de patente.

• ¿Qué efectos conlleva esta nueva jurisprudencia?

Esta jurisprudencia es un criterio obligatorio para los jueces y magistrados mexicanos, que aplicarán en casos idénticos a partir del 1º de agosto de 2022, l por lo que:

a) Su aplicación será obligatoria únicamente dentro de un litigio.
b) La aplicación le corresponde a los jueces y magistrados, aunque las autoridades por simplicidad pueden adoptar el criterio.

Además, deben de repetirse las condiciones de caso analizado:

1. Que se trate del estudio de una patente divisional otorgada bajo la vigencia de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial.
2. Que solicitud de división surja de forma voluntaria del mismo solicitante, es decir, que no derive de un requerimiento del propio IMPI.
3. Que el objeto del análisis sea determinar si la petición de división se haya dado en el periodo permitido para ello.

Si la situación a juzgar difiere en alguno de estos tres puntos, entonces la aplicación obligatoria de la jurisprudencia no es procedente y el juez podrá citarla como guía en su análisis, pero el juez o magistrado podría apartarse del criterio.

• ¿A partir de cuándo surte efectos la jurisprudencia?

Este criterio surtió sus efectos a partir del 1 de agosto de 2022, lo que significa que a partir de esa fecha los asuntos idénticos, deberán ser resueltos por los Jueces y Magistrados aplicando este criterio.

Caben dos precisiones:

1. Los asuntos previamente resueltos por los jueces y magistrados siguen intocados y la resolución que tenido no debe verse afectada por esta nueva jurisprudencia, y
2. Las patentes divisionales otorgadas previamente que no sean sometidas a juicio para su revisión, continúan siendo válidas y no pueden revocarse de oficio por las autoridades administrativas.

 ¿El criterio puede aplicar a solicitudes divisionales solicitadas bajo la Nueva Ley?

La respuesta es NO, porque los casos analizados se concentran en las disposiciones de la LPI. En segundo lugar, la nueva Ley, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), sí contempla el periodo de oportunidad para solicitar la división de patentes.

De acuerdo con la nueva LFPPI, la oportunidad para dividir una patente puede darse en los siguientes supuestos:

1. Como respuesta a un requerimiento del propio IMPI, a más tardar antes de que concluya el plazo otorgado para dar respuesta.
   
2. Como solicitud voluntaria de división, deberá hacerse:
   a) Antes de la expedición de la resolución que deniegue, deseche, tenga por abandonada o desistida dicha solicitud;
   b) Dentro del plazo para responder al oficio que notifica el otorgamiento de la patente.
3. Antes de que una solicitud internacional se considere retirada, conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

La jurisprudencia resuelve un problema que se suscitó entre 2016 y 2020, con la aplicación de la LPI, lo que si bien no afecta las solicitudes presentadas bajo la LFPPI, sí puede dar lugar a una revisión de las patentes divisionales otorgadas con base en la LPI, para saber si pueden ser objeto de ataques de terceros con base en esta reciente jurisprudencia.