de 19 de febrero de 1998, Ley de Propiedad Industrial – LPI.
De conformidad con el artículo 211 de la LPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil – INPI-BR es el órgano responsable de los contratos de transferencia de tecnología, es decir, la concesión de licencias de derechos de propiedad industrial, como marcas, patentes, diseños industriales y topografía de circuitos integrados, transferencia de tecnología de conocimientos técnicos, servicios de asistencia técnica y franquicias, para que dichos contratos produzcan efectos frente a terceros.
También en los términos del artículo 211 de la LPI y de conformidad con la Resolución Nº 156/15 del INPI, algunos servicios técnicos especializados están exentos de registro por la Autarquía, ya que no caracterizan la transferencia de tecnología. La lista de servicios figura en la resolución mencionada.
Cabe señalar que la BPTO tiene una Junta Directiva específica que se encarga del registro y registro de los contratos de tecnología.
El registro o registro de Contratos de Tecnología ante el INPI es condición para producir (i) efectos ante terceros; (ii) legitimar el envío de regalías al extranjero; y iii) permitir la deducción fiscal del licenciatario sobre los montos pagados en concepto de regalías y asistencia técnica.
Los contratos a registrar/registrar en el INPI pueden tener por objeto la concesión de licencias de derechos de propiedad industrial y la adquisición de conocimientos, subdividiéndose en tres tipos contractuales cada uno:
i.-Concesión de licencias de derechos de propiedad industrial:
A) Acuerdos de licencia para la explotación de patentes (EP)
B) Acuerdos de licencia para la exploración del diseño industrial (EDI)
C) Acuerdos de licencia de marcas comerciales (UM)
ii.-Adquisición de conocimientos:
A) Acuerdo de suministro de tecnología (TF)
B) Acuerdo de Servicio de Asistencia Técnica (SAT)
C) Acuerdo de franquicia (FRA)
Al negociar un contrato de tecnología, las partes involucradas deben observar las peculiaridades que involucran a aquellos que son registrables en el INPI.
A) Los contratos de licencia para la explotación de una patente y/o diseño industrial tienen por objeto autorizar a un tercero a explotar el objeto de una patente y/o diseño industrial determinado, que se presenta regularmente como solicitud y/o se concede efectivamente ante el INPI-BR.
Estos contratos son registrables por un máximo de la duración de las patentes y/o diseños industriales.
En el caso de solicitudes de patentes y/o diseños industriales aún no otorgados, tan pronto como el INPI publique su concesión, el licenciante o licenciatario deberá solicitar una modificación del certificado de anotación ante la Junta de Contratos de la Autarquía.
(B) El acuerdo de licencia de marca tiene como objetivo autorizar a un tercero a utilizar una marca en particular presentada y/o registrada regularmente en el INPI.
Este tipo de contrato es registrable como máximo durante la vigencia de las marcas. Y de la misma manera que la modalidad contractual anterior, en caso de solicitudes de registro de marca, tan pronto como el INPI publique el registro, la empresa debe solicitar una modificación del Certificado de Aval.
(C) El objeto del contrato de franquicia es autorizar temporalmente a terceros en derechos que impliquen el uso de marcas o patentes, la prestación de servicios de asistencia técnica, conjuntamente o no, con cualquier otra modalidad de transferencia de tecnología que sea necesaria para su realización.
Los acuerdos de franquicia se registran hasta el término de las marcas / patentes involucradas en la franquicia.
D) El contrato de suministro de tecnología, comúnmente conocido como contrato de conocimientos técnicos, tiene por objeto permitir que un tercero adquiera conocimientos y técnicas no respaldados por derechos, destinados a la producción de bienes y servicios industriales, incluidos los conocimientos y técnicas no respaldados por la propiedad industrial depositada o concedida en el Brasil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, numeral 3 de la Ley Nº 4.131/62, los Certificados de Registro de Contratos de Suministro de Tecnología emitidos por el INPI tienen una validez de cinco (5), pudiendo la empresa cesionaria solicitar la prórroga del plazo por otros 5 (cinco) años, siempre que se acredite la necesidad de la prórroga.
(E) El contrato de servicios de Asistencia Técnica tiene como objetivo proporcionar al técnico brasileño las condiciones para la obtención de técnicas, métodos de planificación y programación, así como investigaciones, estudios y proyectos destinados a la ejecución o prestación de servicios especializados, siempre relacionados con la actividad final de la empresa.
NOTA: El INPI sólo registra un contrato de servicio de asistencia técnica para ser ejecutado en Brasil, por un proveedor de servicios domiciliado en el extranjero. Por lo tanto, los contratos internos y de exportación de servicios de asistencia técnica, cuyo proveedor de servicios es una empresa domiciliada en Brasil, no están registrados en el INPI.
El BPTO requiere el detalle del número de horas/días trabajados por cada técnico, diariamente (tarifa/hora o día) por tipo de técnico y el valor total del servicio prestado, incluso si se estima registrar un contrato SAT. Y, este tipo de contrato se registra para el período que se prevé para la realización del servicio o la prueba de que ya se han realizado (Facturas).
Con el objetivo de acelerar el análisis de los registros de contratos, tan importantes para el desarrollo tecnológico y económico, en diciembre de 2022 la BPTO aprobó una serie de cambios en la práctica administrativa.
Así, cabe señalar que, enlos casos que impliquen el uso de firma digital, ya no se requerirá la apostilla / legalización consular; las peticiones electrónicas referidas a todos los actos realizados por el solicitante de registro o anotación deben contener un campo específico en el que su abogado declare ser responsable de la veracidad tanto de la información proporcionada como de los documentos adjuntos, como ya ocurre en los Departamentos de Marcas y Patentes; ya no se exige la inclusión de dos testigos en los contratos de tecnología; ya no existe un requisito para la presentación de estatutos, estatutos o instrumento de constitución de la persona jurídica y la última modificación contractual consolidada, así como la representación legal de la persona jurídica del cesionario, franquiciado o licenciado, domiciliado o residente en Brasil; habrá una aceptación inequívoca de la concesión de licencias de tecnología no patentada, también conocida como licencias de conocimientos técnicos; y los pagos de regalías en los contratos que tengan por objeto solicitudes de patentes, diseños industriales y marcas se establezcan mediante acuerdos contradictorios y no serán obstaculizados por el INPI, haciendo inviables los pagos acordados entre las partes contratantes.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en la práctica, todavía se ven decisiones y requisitos basados en las viejas interpretaciones de la autarquía. Es por eso que ClarkeModet Brasil busca permanecer conservador en su asesoramiento, hasta que la comprensión del PTO esté estandarizada.
Si está interesado en transferir una tecnología u obtener más información, ClarkeModet Brasil cuenta con profesionales calificados en la materia, quienes, a partir de la comprensión de la situación específica del cliente, esbozan estrategias que tienen como objetivo mantener al cliente de acuerdo con las disposiciones reglamentarias y evitar futuros callejones sin salida.