La Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª de Propiedad Intelectual) ha confirmado en una decisión reciente (ECLI:ES:APB:2022:6656) que los acuerdos de coexistencia siguen siendo medios perfectamente válidos para resolver conflictos de marcas. Aunque esta posición podría no sorprender a muchos (véase, p. ej., los casos de la EUIPO R0590/1999-2 y R0132/2002-2, entre muchos otros) no es tan frecuente observar decisiones judiciales en las que se discuta el alcance de dicha validez.
Práctica española:
No muchos casos que involucran acuerdos de coexistencia terminan en una audiencia. La decisión principal de RENE BARBIER de la Corte Suprema (ES:TS:1988:8806) es citada con frecuencia en este aspecto. En ese caso, la Corte confirmó la validez de un acuerdo transaccional (es decir, las partes retiran mutuamente sus demandas) contra una acción de nulidad. El efecto inter partes res iudicata de una transacción (§§ 1809, 1816 Código Civil de España – CCE), impide que cualquier tribunal decida sobre un caso idéntico que involucre a ambas partes.
En algunas ocasiones, las partes impugnan el acuerdo o sus efectos invocando las normas del Código Civil de España respecto a la interpretación “espiritual” de los acuerdos. Ya que esto significa que lo que está escrito debe adherirse a la voluntad inicial de las partes, (§§1282 et seq. SPC).
El caso:
Durante algunos años, la empresa italiana BENETTON y la empresa con sede en Ibiza ICE MOUNTAIN (dueña de la discoteca OBEACH), discutieron sobre la compatibilidad de los siguientes signos:
Las partes finalmente llegaron a un acuerdo que puso fin a la controversia.
Cabe mencionar que la empresa española debe cesar y desistir de utilizar el signo y no sería capaz de obtener protección de marca para este. Además, no debe impugnar la validez de las marcas de Benetton en el futuro.
Tiempo después, la empresa española intentó obtener nuevos registros de marca que, según Benetton, tampoco eran compatibles (la empresa invocó el acuerdo y presentó oposiciones administrativas).
Se presentó, de manera simultánea, una demanda posterior buscando la anulación por falta de uso de las marcas italianas ante Tribunales españoles y la EUIPO. Benetton presentó una contrademanda pidiendo la ejecución de la prohibición a ICE MOUNTAIN y el retiro inmediato de todas las presentaciones y acciones presentadas ante la EUIPO.
El debate:
Aunque ICE MOUNTAIN no discutió la validez y aplicabilidad del acuerdo, sí comentó que debido a que existía un signo nuevo y distinto, el requisito obligatorio de “objeto idéntico” para el efecto res iudcata (reclamado por Benetton) no se cumplió:
Sin embargo, los magistrados, de acuerdo con la Corte Suprema de España (ECLI:ES:TS:2010:1874) confirmaron que la estrategia de ICE MOUNTAIN fue inaceptable debido a la imposibilidad de plantear cuestiones que pudieran afectar las situaciones previas a la solución del caso. La obligación asumida por la empresa española de no iniciar acciones “en cualquier jurisdicción” que pudiera impugnar el registro de las marcas que llevan el logotipo de BENETTON fue cierta y clara y, como tal, suficiente para invalidar la demanda.
Poniendo las cuestiones antimonopolio aparte, los acuerdos de coexistencia pueden ser herramientas poderosas para resolver conflictos largos y complejos sobre marcas. Algunos clientes, e incluso abogados de marcas, redactan términos sencillos (e incluso utilizan plantillas) para evitar rápidamente trámites de oposición. Esta es una mala práctica que puede conducir a problemas en el futuro, incluso años después. Un acuerdo de coexistencia debe redactarse con el fin de que dure mucho tiempo, ya que el proceso de creación de una marca, clientela y reputación no es cuestión de días.