Esta es una guía general sobre la práctica de modificación de solicitudes de patente de acuerdo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (FLPIP) y la aplicación de la misma por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

1. Modificaciones previas a la presentación

No existe obligación en la FLPIP de presentar una solicitud mexicana que tenga exactamente el mismo contenido de una solicitud presentada con anterioridad, como una solicitud de prioridad o una solicitud PCT. Asimismo, no existe prohibición de presentar modificaciones al momento de presentar la solicitud mexicana. De hecho, la FLPIP sólo regula las modificaciones a una solicitud de patente o a una patente expedida, las cuales implican la presentación previa de una solicitud de patente.

La práctica del IMPI es aceptar modificaciones que se introducen al momento de la presentación. Esto es común, por ejemplo, en las fases nacionales bajo el PCT en las que las reivindicaciones se redactan de nuevo para ajustarse a la práctica local o se modifican voluntariamente para optimizar la tramitación. Como tal, la especificación modificada entra desde el principio del procedimiento y conforma la solicitud presentada originalmente.

Cualquier materia añadida con respecto a la prioridad o a la solicitud PCT puede dar lugar a que la prioridad se reconozca parcialmente, es decir, sólo la materia apoyada en la prioridad/solicitud PCT se beneficiará de los derechos de prioridad, mientras que la materia añadida no lo hará.

2. Modificaciones posteriores a la presentación

Una vez que la solicitud ha sido presentada en México, las modificaciones voluntarias de una solicitud de patente en trámite son posibles bajo la FLPIP. Esto puede ocurrir ya sea en respuesta a una Acción de la Oficina durante el examen formal o de fondo, o por iniciativa del solicitante. Se deben cumplir dos condiciones de admisibilidad

a. Que la solicitud no haya sido admitida o denegada. En la práctica, la concesión puede producirse en cualquier momento durante el examen sustantivo, mientras que el rechazo se produce cuando la respuesta a la cuarta Acción de la Oficina del examen sustantivo no ha superado las objeciones de la OEPM.

b. Las modificaciones no amplían el alcance de la solicitud como fue presentada inicialmente en México, considerada en su totalidad. Esto significa que todos los elementos de la solicitud (descripción, reivindicaciones, dibujos, listado de secuencias, etc.), tal como se presentaron originalmente en México, son la base para establecer si la modificación voluntaria amplía indebidamente el alcance o agrega materia.

Cuando el examen ha comenzado, no existe prohibición de agregar nuevas reivindicaciones o materia que requiera una nueva búsqueda o examen. Esto permite presentar reivindicaciones independientes o dependientes en cualquier momento durante el examen. La única excepción se refiere a volver a añadir reivindicaciones que fueron eliminadas del juego de reivindicaciones para proseguir con ellas en una solicitud divisionaria, ya que esto está expresamente prohibido en la FLPIP.

3. Modificaciones posteriores a la concesión

Una patente emitida o concedida puede ser modificada. En este caso, las modificaciones se restringen a los siguientes supuestos.

a. Corrección de errores formales o errores evidentes de fondo. En ambos casos, la corrección no debe ampliar el alcance de la protección, lo que significa que se permiten enmiendas correctivas que no afecten al alcance de la reivindicación o que proporcionen un alcance más reducido.

b. Limitación del alcance patentado, en los siguientes dos casos: cancelación de reivindicaciones y fusión de reivindicaciones dependientes con reivindicaciones independientes. En particular, la FLPIP no prevé la limitación del alcance de las reivindicaciones mediante la eliminación o modificación de elementos reivindicados. En todo caso, la modificación no deberá ampliar el alcance patentado.

El momento para presentar las modificaciones posteriores a la concesión es durante la vigencia de la patente. De acuerdo con la práctica del IMPI, las modificaciones posteriores a la concesión pueden presentarse después de que la solicitud de patente haya recibido autorización pero no haya sido expedida como patente, en cuyo caso la modificación se registra hasta que se expide el certificado de patente.

Las modificaciones posteriores a la concesión no se permiten si está en curso un procedimiento de nulidad de patente.

4. Efectos de la modificación

Las modificaciones previas a la presentación pasan a formar parte de la presentación original, de modo que serán el parámetro con el que se compararán las modificaciones posteriores y las solicitudes divisionarias para evaluar si amplían indebidamente el alcance o añaden materia.

Las modificaciones posteriores a la presentación sustituyen a la especificación o reivindicaciones previamente pendientes y deben ser examinadas de fondo por el IMPI.

Las modificaciones posteriores a la concesión requieren de la comunicación oficial del IMPI aceptando explícitamente la modificación para que surta sus efectos. Las limitaciones al alcance de las reivindicaciones concedidas no afectan las resoluciones previas de infracción basadas en el alcance anterior de la patente.

5. Procedimiento

Todas las modificaciones requieren una presentación o solicitud por escrito, incluyendo las reivindicaciones modificadas, y el pago de las tasas oficiales.

Aunque no existen reglas en la FLPIP que requieran que las presentaciones de enmiendas deban ir acompañadas de una justificación y/o soporte de las mismas, esta práctica es altamente recomendable para maximizar la probabilidad de admisión de la enmienda.

La aceptación por parte del IMPI de las modificaciones a una solicitud de patente es usualmente implícita, en ausencia de objeciones a las mismas. En cambio, las modificaciones posteriores a la concesión implican una aceptación explícita y una publicación de las mismas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Si tiene alguna pregunta respecto a modificaciones de patentes y solicitudes de patente en México, por favor no dude en contactarnos en info@clarkemodet.com.mx.