El éxito de una canción llena de referencias directas y veladas a marcas ajenas puede resultar muy útil para refrescar algunos conceptos básicos en propiedad industrial. Gracias a Shakira, recuperamos cuatro lecciones sobre propiedad intelectual muy interesantes:
En primer lugar, hay que separar calidad y prestigio, de conocimiento generalizado de una marca. Antes de la reforma producida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, la Ley 17/2001 de Marcas en su artículo 8.2 reconocía expresamente que una marca podía alcanzar el grado de notoria, en función de – por ejemplo – el volumen de ventas, la duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, la valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa. Es decir: admitía expresamente que una marca podía ser conocida por la generalidad del público sin que ello se debiera necesariamente a su calidad.
Hoy en día, la jurisprudencia ha aclarado de forma continuada en numerosas y diferentes resoluciones (vid. Por todas STS, Sala Primera, 505/2012, de 23 de julio de
2012 (ECLI:ES:TS: 2012:6110) y 95/2014, de 11 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1107) que el concepto de signo “notoriamente conocido” se produce una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce. En este sentido, no hay duda de que CASIO, ROLEX o FERRARI son marcas renombradas, aunque nos surgen dudas sobre TWINGO pues aunque es obvia la notoriedad del fabricante – RENAULT – no sabemos si podrá predicarse lo mismo de un modelo concreto de coche.
En segundo lugar, es conveniente recordar que el “el uso de un signo idéntico a la marca se produce en el tráfico económico si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada” (STJUE C-379/14 Top Logistics). Aunque la parodia – y es evidente que así ocurre en la canción – no es una excepción marcaria sino del derecho de autor (es un concepto de derecho autónomo de la Unión Europea como ya indicó el Tribunal de Justicia en el asunto C-2’1/13 Johan Deckmyn), hay usos de la marca que si bien previamente no autorizados por su titular, deben ser consentidos por este si – como en el caso que nos ocupa – designan productos correspondientes al titular de la marca (art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436). Es cierto, no obstante, que la cuestión no es pacífica y está pendiente de repuesta a una cuestión prejudicial (ATS 7295/2022 – ECLI:ES:TS:2022:7295A).
Sería más difícil afirmar que – como se ha sugerido en otros foros – se hubiera producido un menoscabo de las funciones marcarias vía afectación y/o aprovechamiento de su reputación (STJUE C‑236/08 a C‑238/08 Google France). Además de que alguno de los afectados se lo ha tomado también a broma, parece evidente que tal y como ocurre en otros foros (actos de denigración en competencia desleal (SAP Barcelona, sec. 15ª, S 17-10-2012) el tono satírico, humorístico, paródico o exagerado del uso impide que se produzca tal denigración. De hecho, y como es bien conocido, el titular de la marca renombrada no está obligado a demostrar un daño real y presente para su marca, sino únicamente pruebas prima facie de un riesgo futuro el cual debe analizarse sobre la base de las deducciones lógicas a base de un análisis de las probabilidades y teniendo en cuenta la práctica habitual en el sector comercial pertinente, así como todas las demás circunstancias del caso (STGJUE de 27 de septiembre de 2012 en El Corte Inglés v OAMI – Pucci Internacional (Emidio Tucci), T-373/09 ). Nos parece claro que en dado el contexto, la percepción del menoscabo se antoja improbable.
Por último no podemos olvidar el derecho fundamental a la libertad de expresión. El TEDH ya confirmó su aplicación a todo mensaje, incluida la publicidad y en el caso de las marcas, la normativa específica y el Tribunal General así lo han confirmado en numerosas ocasiones. En este sentido, es muy ilustrativo el Considerando 21 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea que expresamente indica que “el uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial”.
Nada como una canción para recordar la importancia y el valor de las marcas como activos de Propiedad Industrial. ¡Quién se lo iba a decir a Shakira!